08.06 Marke

08 Innovationsschutz von digitalen Produkten

Eine Marke ist der Name eines Produktes und bildet eine Brücke zwischen dem Produkt und dessen Hersteller oder des Eigentümers der Marke. Als Marke geschützt werden kann alles, was grafisch dargestellt werden kann und eine gewisse Einzigartigkeit aufweist, sogar die Form eines Produkts, jedoch muss letztere zusätzlich einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreichen. Nicht geschützt werden kann, was Allgemeingut darstellt, wie z.B. allgemeine Formen und Farben.

Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage für den Markenschutz bilden das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sowie die zugehörige Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111).

Schutzvoraussetzungen

Das Markenschutzgesetz definiert die Schutzvoraussetzungen für Marken nicht, wie bei den übrigen Immaterialgüterrechten, positiv, sondern negativ, in den sogenannten Ausschlussgründen.

Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)

Die Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG sind insofern absolut, als bei Vorliegen einer der Gründe eine Markenregistrierung von Amtes wegen verweigert wird. Damit sind vom Markenschutz ausgeschlossen:

• • Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden

Zu den häufigsten Zeichen, deren Registrierung abgelehnt werden, gehören solche, die für die beanspruchte Ware oder Dienstleistung beschreibend sind. So ist es z.B. möglich, «Apple» als Marke für Hard- und Software einzutragen, jedoch z.B. nicht für den Verkauf von Früchten.

Die Bezeichnung «Luzerner Zeitung» ist für eine Zeitung aus Luzern beschreibend. Wird diese Bezeichnung aber während langer Zeit und exklusiv von einem Verlag verwendet, verbindet das Publikum mit der Zeit ausschliesslich das entsprechende Medium mit dieser Bezeichnung. Damit setzt sich die Bezeichnung auf dem Markt durch und wird zu einer sogenannten «durchgesetzten Marke». Dies trifft z.B. auf die «Luzerner Zeitung» zu. Die entsprechende Bezeichnung ist als Marke registriert (CH-391945 LUZERNER ZEITUNG).

• • Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind

1993 hat die dänische Spielzeugherstellerin Lego System A/S in der Schweiz ihren berühmten Lego-Stein als Formmarke registriert (CH 411469). Im Jahre 2000 hat deren Konkurrentin Mega Bloks Inc. geklagt und beantragt, diese und weitere Formmarken von Lego seien als nichtig zu erklären. Wie weltweit auch andere Gerichte kam das Schweizerische Bundesgericht mit Entscheid vom 2. Juli 2003 (mit Entscheid vom 03.07.2012 bestätigt) zum Schluss, bei dem von Lego als Marke registrierten Spielstein handle es sich um eine technisch bedingte Form, die nicht als originell und damit als unterscheidungskräftig betrachtet werden könne. Das Formelement des Quaders ist als solches für Spielbausteine weder unerwartet noch überraschend. Auch die aufgesetzten, zylindrischen Noppen sind als solche für Spiel-Bauelemente übliche, gebräuchliche und daher nicht kennzeichnungskräftige, sondern gemeinfreie Elemente. Die Bestandteile hinterlassen beim Publikum weder je für sich allein noch in ihrer Kombination einen prägenden Eindruck der Spielbausteine, der im Gedächtnis haften bliebe. Damit wurde der Spielstein von Lego als Formmarke gelöscht (CH 411469).

• • irreführende Zeichen

Irreführend ist ein Zeichen z.B. dann, wenn es sich auf einen bestimmten geografischen Ort bezieht, jedoch die damit bezeichneten Produkte nicht von diesem Ort kommen, obwohl das Publikum dies erwartet. Dies trifft z.B. auf die Marke «Henniez» zu (CH 412821). Das schweizerische Markenamt hat darum verlangt, dass beim Beschrieb der mit der Marke geschützten Waren der Zusatz «d’Henniez» («l’eau minérale d’Henniez»), also Mineralwasser von der Quelle «Henniez» (s. auch Wikipedia «Henniez (Mineralwasser)» angefügt wird.

• • Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen

Mit Entscheid vom 22. September 2010 hat das Schweizerische Bundesgericht einen Entscheid schweizerischen Markenamtes geschützt, die Bezeichnung «Madonna» u.a. für Parfümeriewaren nicht in das Markenregister einzutragen, da eine solche Marke «sittenwidrig» sei. «Madonna» bezeichne die Mutter Gottes und sei bei einer Verwendung als Marke geeignet, die religiösen Gefühle von Personen christlich-katholischen Glaubens zu verletzen. Die Madonna sei eine zentrale Figur des Christentums. Keine Chance auf eine Marke hätte wohl in der Schweiz auch die Sängerin «Madonna». Diese habe zwar in der Unterhaltungsbranche einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert, stellt das Gericht ergänzend fest. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass die Mutter Gottes vor ihr in den Hintergrund treten würde. Entscheidend ist übrigens auch nicht, dass «Madonna» im Ausland teilweise sehr wohl als Marke registriert ist. Es kommt nur auf das Empfinden in der Schweiz an.

Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)

Die Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG sind darum relativ, weil sie vom Markenamt nicht selbst geltend gemacht werden, sondern von einem Dritten mit, gemäss dieser Bestimmung, einem besseren Markenrecht (s. dazu nachfolgend) geltend gemacht werden müssen, und zwar mittels Widerspruch (s. dazu nachfolgend). Diese Ausschlussgründe sind also relativ zu einem Dritten bzw. dessen Marke.

Nach Art. 3 MSchG sind in diesem Sinne vom Markenschutz ausgeschlossen Zeichen, die

• • mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese
  • mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
  • einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt

Als ältere Marken gemäss Art. 3 MSchG gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach Art. 6 bis 8 MschG geniessen («Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.» –> «First come, first served»)  oder Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Art. 3 MSchG fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6^bis der Pariser Verbandsübereinkunft in der Schweiz notorisch bekannt sind. Mit der Anerkennung der notorisch bekannten Marke soll verhindert werden, dass in der Schweiz bekannte ausländische Marken durch Dritte im Inland registriert werden, bevor der ausländische Markeninhaber diese in der Schweiz eintragen konnte. Der besondere Schutz wird denn auch nur ausländischen Marken zuerkannt (BVGer B-1752/2009). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt eine Marke als notorisch bekannt, wenn sie in einem der massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz allgemein als Herkunfts- oder Individualisierungszeichen verstanden wird und in dieser Funktion einem geläufigen Verständnis entspricht (BGE 130 III 267). Als notorisch bekannte Marke wurde z.B. die Marke des Kindersitzes «Tripp Trapp» vom Bundesgericht anerkannt (BGE 130 III 267).

Braucht man einen Markenanwalt?

Grundsätzlich ist es auch als juristischer Laie relativ einfach eine Marke für die Registrierung zu hinterlegen. Dies kann man für die Schweiz sogar online über die entsprechende elektronische Plattform «eTrademark» des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) tun. Auf der Homepage des IGE und auf der Plattform eTrademark wird man sehr gut in die Markenregistrierung eingeführt und durch den Prozess der Online-Hinterlegung geführt.

Komplexer wird es, wenn man eine Marke für eine Ware oder Dienstleistung registrieren will, bei der eine Zuteilung zu den vordefinierten Waren- und Dienstleistungsklassen (s. dazu nachfolgend) schwierig ist, wie z.B. bei einer Social-Media-Plattform, wie «Facebook» und wenn Markenämter Einwendungen gegen eine Registrierung erheben. In diesen Fällen ist der Zuzug eines Markenanwaltes in der Regel ratsam oder sogar notwendig.

Ein Markenanwalt kann zudem hilfreich bei der Entwicklung einer Marke aus juristischer Sicht sowie einer Markenschutzstrategie sein.

Markenanwälte sind in der Regel Juristinnen und Juristen mit oder ohne Anwaltspatent, die sich im Bereich des Markenrechts spezialisiert haben. «Markenanwalt» ist aber kein gesetzlich geschützter Titel (wie z.B. Rechtsanwalt oder Patenanwalt), d.h. im Prinzip kann sich jede und jeder so nennen. So publiziert das IGE zwar noch eine Liste von Markenanwälten, nennt sie nun aber «Markenberater».

Markenanwälte verrechnen ihren Aufwand, im Gegensatz zu Rechtsanwälten, in weiten Teilen nicht pro Stunde, sondern pauschal, z.B. für die Hinterlegung einer Marke für drei Waren- und Dienstleistungsklassen. Zieht man einen Markenanwalt bei, bedeutet dies über den Daumen, dass sich die Kosten für die Markenhinterlegung in etwa verdoppeln.

Markenrecherche

Um juristische Auseinandersetzungen möglichst zu verhindern, sollte eine Marke vor deren Hinterlegung unbedingt recherchiert werden. Dabei muss man sich der Territorialität einer Marke bewusst sein. So wie man eine Marke in jedem Land hinterlegen muss, für das man Markenschutz beansprucht (s. dazu nachfolgend), muss man eine Marke auch in jedem entsprechenden Land recherchieren. Dazu kommt, dass es auch regionale Marken gibt, wie die Marke der Europäischen Union («Unionsmarke»), die man ebenfalls auf einer separaten Plattform recherchieren kann. Schlussendlich muss man noch wissen, dass es internationale Marken gibt, die nach dem sogenannten «Madrider System» angemeldet und in ein entsprechendes internationales Register aufgenommen werden, jedoch – und das ist wichtig! – oft nicht in den nationalen Registern (z.B. das schweizerische) erscheinen, für deren Länder sie Schutz beanspruchen. Praktisch bedeutet dies, dass man neben dem nationalen Register (z.B. das schweizerische) immer auch im Register des «Madrider Systems» recherchieren muss. Nachfolgend einige direkte Links zu wichtigen nationale und internationalen Markenregistern (aus schweizerischer Sicht):

• • Markenrecherche Schweiz
  • Markenrecherche WIPO «Madrider System» (Int. Marken) (Beispiel: «Apple»)
  • Markenrecherche Europäische Union («Unionsmarken»)
  • Markenrecherche Deutschland
  • Markenrecherche USA

Kosten einer Markenregistrierung

Die Gebühren für die Registrierung einer schweizerischen Marke publiziert das IGE unter folgendem Link: https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/anmeldung-in-der-schweiz/kosten-und-gebuehren.html. Die Gebühren für die Registrierung einer internationalen Marke über das Madrider System können mit dem Gebührenrechner der WIPO berechnet werden: https://www.wipo.int/madrid/feescalculator.

Markenhinterlegung – Markenregistrierung

Als Antragsteller «registriert» man eine Marken eigentlich nicht, sondern man «hinterlegt» sie. Erst das Markenamt registriert dann die Marke, wenn sie die entsprechenen Schutzvoraussetzungen erfüllt.

Bevor man eine Marke hinterlegt, muss man definieren, in welchen Ländern man den entsprechenden Schutz beanspruchen und für welche Waren und/oder Dienstleistungen man die Marke registrieren will. Für letzteres gibt es einerseits eine vordefinierte Liste (basierend auf dem Nizza-Abkommen) mit den entsprechenden 45 Waren- und Dienstleistungsklassen, und andererseits ein Tool, bei dem man seine Waren und/oder Dienstleistungen eingeben und recherchieren kann, welcher Klasse jene zugeordnet werden, die sogenannte Klassifikationshilfe. Zur Anwendung der Klassifikationshilfe publiziert das IGE zudem eine Anleitung. Bei der Grundgebühr für die Hinterlegung einer Marke sind drei Klassen inbegriffen. Jede weitere Klasse kostet einen Zuschlag.

Zudem publiziert das IGE eine sogenannte Prüfungshilfe, bei der man Begriffe eingeben kann, die man in der eigenen Marke verwendet und die Datenbank dann dazu passende Leitentscheide zu Markeneintragungsgesuchen, insbesondere auch Entscheide über Widersprüche, relevante Regeln für die markenrechtliche Prüfung sowie Herkunftsangaben und andere geografischen Bezeichnungen, die in der Schweiz durch einen Staatsvertrag geschützt sind, anzeigt. Damit erhält man einen ersten Eindruck, auf welche Hindernisse die eigene Marke im Rahmen des Registrierungsverfahrens stossen könnte.

Bevor man eine Marke hinterlegt, sollte man sich auch im Klaren sein, welchen Markentyp man hinterlegen möchte, insbesondere eine Wortmarke und/oder eine kombinierte Wort-/Bildmarke (Logo). Im Markenrecht gilt: registrieren ist günstiger, als später diskutieren. Wenn also genügend Budget vorhanden ist, sollte man nach Möglichkeit alle genannten Markentypen beanspruchen, wobei für jeden Markentyp ein separates Registrierungsverfahren notwendig ist. Nach dem Markentyp wird man dann bei der Hinterlegung gefragt. Es gibt insbesondere folgende Markentypen, die sich in ihrer Form unterscheiden:

Wortmarke	z.B. PUMA
Bildmarke	z.B.
Kombinierte Wort-/Bildmarke	z.B.
Farbmarke	z.B. «Postgelb» (Farbskala: RAL 1004, Pantone 116 C/109U)
Akustische Marke	z.B. Jingle von Migros
Hologramm	im schweizerischen Markenregister keines registriert
3-D-Marke/Formmarke	z.B.
Positionsmarke	z.B. Vans
Bewegungsmarke	z.B. Swisscom

Möglich ist auch die Hinterlegung eines Werbeslogans bzw. eines Claims. So hat z.B. die Mars Schweiz AG die Marke «KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN!» (CH-322804) für Katzenfutter registrieren lassen.

Zudem muss man die Marke bei deren Hinterlegung auch noch nach deren Zweck bestimmen. Wenn man eine Marke ohne besonderen Zweck hinterlegen will, wählt man die «Individualmarke». Daneben gibt es u.a. die «Garantiemarke». Diese wählt man, wenn man die Marke nicht selbst verwenden will, sondern sie als Label an Dritte vergibt, wie z.B. die Stiftung Zewo ihre Garantiemarke ZEWO. Schlussendlich gibt es noch die «Kollektivmarke», die eine Vereinigung ihren Mitgliedern lizenziert bzw. verleiht, wie z.B. die Marke FMH der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte.

Eine Marke mit Schutz für die Schweiz kann man online auf der Plattform «eTrademark» des IGE hinterlegen.

Die ideale Marke

Marketingspezialisten und Juristen haben bei der Kreation von Marken einen gegensätzlichen Approach. Marketingspezialisten bevorzugen Marken, die für das Produkt beschreibend sind. Das hat den Vorteil, dass der Produktname, also die Marke, sozusagen selbsterklärend ist. Juristen dagegen wollen als Marke möglichst eine Fantasiebezeichnung. Denn diese ist stark individualisierend und grenzt sich damit klar gegen andere Produktnamen ab. Im separaten Kapitel «Die ideale Marke» erkläre ich anhand der Beispiel von «Google» und «READY2SNACK» die ideale Marke aus Marketing und aus juristischer Sicht, mit einem Rezept, wie man eine solche ideale Marke kreiert.

Publikation der Markengesuche und der registrierten Marken

Markengesuche und registrierte Marken mit Schutz in der Schweiz werden rechtskräftig auf der Online-Datenbank des IGE swissreg.ch publiziert. (zur Recherche s. vorne!)

Widerspruch

Der Inhaber einer älteren Marke (s. dazu vorne «relative Ausschlussgründe», Art. 3 MschG) kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Ein «Widerspruch» wird landläufig auch «Einspruch» genannt und ist ein einfaches und relativ günstiges Rechtsmittel. Der Widerspruch muss innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung (s. dazu vorne) der Eintragung (noch nicht gegen das Gesuch!) beim IGE schriftlich mit Begründung eingereicht werden.

Schutzdauer

Der Markenschutz dauert 10 Jahre, rückwirkend vom Tag der Hinterlegung der Marke an. Der Markenschutz kann zeitlich unbeschränkt alle 10 Jahre um weitere 10 Jahre verlängert werden (Art. 10 MSchG). Der Antrag auf Verlängerung der Markeneintragung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer gestellt werden (Art. 26 MSchV).

Gebrauchspflicht

«Es kommt nicht bloss auf das Haben an, sondern auf das Brauchen», hat der Schweizer Schriftsteller Jeremias Gotthelf gemeint. Da Gotthelf zu einer Zeit gelebt hat, in der es den Markenschutz noch nicht gab, hat er sich dabei nicht auf das Markenrecht bezogen. Trotzdem passt das Zitat für die Gebrauchspflicht im Markenrecht ausgezeichnet.

Art. 11 MSchG verlangt grundsätzlich, dass Marken, für die Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert wurden, auch effektiv gebraucht werden. Der Gesetzgeber will keine «toten Marken», also solche, die auf Vorrat hinterlegt werden (wie dies z.B. bei Domainnamen möglich ist). Nach Art. 12 MSchG gewährt das Gesetz aber eine Karenzfrist von 5 Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens (s. dazu vorne), innert der die Marke für die nämlichen Waren und Dienstleistungen gebraucht werden muss. Wird die Marke innert dieser Frist nicht gebraucht, kann jeder deren gänzliche oder teilweise Löschung für nicht gebrauchte Waren oder Dienstleistungen verlangen.

Wichtig ist diesbezüglich auch, Belege für den Gebrauch der Marke (z.B. Prospekte, Rechnungen) aufzubewahren! Denn der «natürliche Reflex» eines Anwalts eines Markenrechtsverletzers ist es, den Nichtgebrauch geltend zu machen und für den Gebrauch Belege zur verlangen.

Weiterbenutzungsrecht

Ein Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Weiterbenutzungsrecht, Art. 14 MSchG). «Im bisherigen Umfang» bedeutet qualitativ und quantitativ. Z.B. darf ein Restaurant unter dem gleichen Zeichen nicht auch noch neu ein Catering anbieten (qualitativ) oder unter dem gleichen Zeichen nicht weitere, neue Restaurants eröffnen (quantitativ).

Verwendung des Zeichens ®

Das Zeichen ® bedeutet «registered» und darf nur für effektiv registrierte und publizierte (s. vorne) Marken verwendet werden. Wird das Zeichen ® für nicht registrierte Marken verwendet, ist dies ein unlauteres Verhalten nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG, das nach Art. 23 UWG sogar strafbar ist. Denn das ® signalisiert einem Konkurrenten, dass das nämliche Zeichen besetzt ist und sperrt in diesem Umfang den Markt.

Verwechslungsgefahr

Zu den häufigsten markenrechtlichen Streitigkeiten gehört der Vorwurf der Verwechslungsgefahr. D.h. der Inhaber einer Marke behauptet, dass das von einem Dritten verwendete Zeichen zu einer Verwechslung mit seiner im Markenregister eingetragenen Marke führt. Letzteres ist wichtig. Markenrechtlich kann man als Inhaber einer Marke immer nur geltend machen, was effektiv im Register eingetragen ist; und nicht, was man effektiv verwendet. Aus diesem Grund ist es wichtig, z.B. bei der Änderung eines Logos das geänderte Logo wiederum als Marke zu registrieren; mindestens, wenn die Änderung wesentlich ist.

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn identische oder gleichartige Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen verwendet werden und auf diese Weise Fehlzurechnungen verursacht werden (Art. 3 MSchG). Zu betrachten sind damit einerseits die mit der Marke registrierten Waren und/oder Dienstleistungen und andererseits die beiden im Konflikt stehenden Zeichen.

Ein prominentes Beispiel für eine Verwechslungsgefahr ist der Streit der Getränkeherstellers Rivella gegen den Retailer Denner betreffend das von diesem verwendete Zeichen «Apiella», ebenfalls für ein Milchserumgetränk. Bei einem solchen Fall vergleichen die Gerichte vorab die entsprechenden optischen Elemente, aber auch die den Klang und den Sinngehalt von Worten. Verglichen wird dabei immer nur das Pendant zur registrierten Marke (s. dazu vorne). Der Rest des Produkts, die sogenannte Ausstattung wird zusätzlich basierend auf Lauterkeitsrecht (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) beurteilt (s. dazu Kapitel 08 Innovationsschutz von digitalen Produkten – Lauterkeitsrecht).

Der Fall «Rivella vs. Apiella» wird in einem separaten Kapitel besprochen –> «Rivella vs. Apiella»

08 Innovationsschutz von digitalen Produkten